Cómo proteger tu marca al exportar

Manuel Mínguez, abogado responsable de Elzaburu & Olleros, explica para Territorio Pyme del diario Cinco Días, los diferentes pasos a seguir para proteger la marca, en función del territorio en el que se opere.

Los derechos de propie­dad industrial son de alcance territo­rial, es decir, que solo tienen cabida en los países en los que se registre, apunta Minguez, quien sostiene que cuan­do una pyme se internacionaliza, debe regis­trar sus derechos en el país o países a los que se expanda. Asimismo, asegura que los procesos de registro y protección de un producto antes de comercializar en un determinado país están bastante establecidos. Es decir, es fac­tible realizar procesos de protección en España, para que desde aquí se ex­tiendan esos derechos a otros destinos, ahorrando costes y simplificando los procedimientos. 

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Fuente: Cinco Días. Territorio Pyme.

Brexit: Implicaciones para la Propiedad Industrial

El abandono del proyecto común europeo por parte del Reino Unido abre una serie de interrogantes que deberán ser resueltos en los próximos años mediante la negociación que necesariamente tendrá lugar entre la Unión Europea y el Reino Unido.

El Brexit, al igual que en otros campos, posee también una serie de implicaciones que deben ser analizadas en relación a los Derechos de Propiedad Industrial y las consecuencias que éste puede tener para los titulares españoles de dichos derechos.

En concreto, el Brexit no afectaría como tal al sistema de la Patente Europea, ya que el Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas no es un instrumento de la Unión Europea sino un Tratado Internacional ratificado por 38 Estados, entre los que se encuentran Suiza, Turquía o Noruega. Las Patentes Europeas seguirán, por tanto, siendo susceptibles de validación en el Reino Unido. 

No ocurrirá lo mismo con el sistema de la Patente Unitaria, es decir, con las Patentes Europeas con efecto unitario, porque está reservado a los Estados miembros de la Unión Europea que participen en la cooperación reforzada, entre los cuales, como es sabido, no se encuentra España. 

Por otra parte, no debemos olvidar que el Reino Unido es uno de los países impulsores del Acuerdo que crea el Tribunal Unificado de Patentes y que una de las secciones de su División Central se encuentra en Londres. Como sólo pueden ratificar el Acuerdo los Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido quedará también excluido.

En lo que se refiere a marcas, la Marca de la Unión Europea es un título único que ofrece protección unitaria en todos los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que la retirada del Reino Unido implicará que dichas marcas dejarán de desplegar efectos en su territorio. Deberá por tanto pactarse durante las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea un sistema por el cual los derechos marcarios adquiridos por los titulares de Marcas de la Unión Europea anteriores al Brexit tengan vigencia en el Reino Unido; la transformación en marca nacional del Reino Unido sería una solución que puede resultar muy razonable. Una alternativa –que todos los propietarios de marcas de la UE vuelvan a registrar la marca en el Reino Unido- sería sin duda mucho más laboriosa y costosa.

Sin embargo, no son pocas las cuestiones que se plantean en torno a este asunto, como, por ejemplo, si la transformación debe ser automática o habrá que solicitarla expresamente y, en su caso, si estará sujeta al pago de una tasa, si se respetará la antigüedad de las marcas, cómo se valorará el uso efectivo y territorial de dichas marcas al ser derechos derivados de Marcas de la Unión Europea, etc.

Lo mismo ocurre con las Marcas Internacionales que designen la Unión Europea, teniendo la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que determinar la forma en la que traslada los efectos de dichas marcas al Reino Unido. Con todo, la OMPI tiene experiencia en este tipo de cuestiones, al haber tenido que lidiar con situaciones similares como fuera la disolución de la República Federal de Yugoslavia o la desmembración de la Unión Soviética, aunque en el caso del Reino Unido el supuesto será diferente desde el momento en que -y a diferencia de esas situaciones- tanto el Reino Unido como la Unión Europea son miembros del Protocolo de Madrid sobre el registro de Marcas Internacionales. 

En lo que respecta a los Diseños y Modelos Comunitarios, le sería aplicable lo expuesto en el punto anterior sobre la Marca de la Unión Europea, con la salvedad de que el Reglamento No. 6/2002 sobre Dibujos y Modelos Comunitarios no incluye en su articulado la posibilidad de la transformación de un Diseño Comunitario en un Diseño Nacional. 

Para este tipo de derechos deberá especificarse por tanto de forma clara y precisa si cabe la posibilidad de que la protección sea trasladada al Reino Unido, mediante el registro de Derechos Nacionales, así como los pormenores de dicha transformación. El mismo análisis deberá realizarse en relación a los Diseños Internacionales que designen la Unión Europea.

Tal y como puede apreciarse ut supra, no son pocos los frentes que se abren a partir de ahora en relación a los Derechos de Propiedad Industrial con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero no hay que alarmarse ni adoptar decisiones precipitadas. El Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea marca un plazo de dos años a partir de la notificación oficial para llevar a cabo las negociaciones sobre los términos en los que se producirá la salida, plazo que puede ampliarse si todos los Estados miembros están de acuerdo. 

Con todo, conviene estar atentos al curso de las negociaciones para evitar una posible pérdida de derechos, con el perjuicio que ello supondría para los titulares españoles, y para diseñar una estrategia coherente respecto a un Estado importante, el Reino Unido, cuyos nacionales han decidido abandonar el barco al que se subieron hace más de cuarenta años. 

Artículo de Manuel Mínguez, abogado responsable de Elzaburu & Olleros

Publicado en Valencia Plaza.

Elzaburu & Olleros hablará sobre protección de la marca para el éxito internacional en el Congreso Go Global de Valencia

Elzaburu & Olleros participará en la mesa redonda ‘Cómo convertir tu marca en un éxito internacional’, que organiza el Observatorio de Marcas Valencianas en el Exterior del Club de Marketing Mediterráneo en el marco del Congreso Go Global que se celebra el próximo 29 y 30 de junio en Valencia.

En concreto, en la mesa de debate estarán Manuel Mínguez, abogado responsable de Elzaburu & Olleros, Francisco Torralba, director de marketing de IVI; Elena Ravello, directora de marketing de FERMAX; Jonathan Fatelevich, CEO de MyWigo Smartphones; y Alejandro Salvador, director de marketing de Cárnicas Serrano, moderados por el director del Observatorio de Marcas Valencianas, Bernardo Abril.

Congreso de Internacionalización Go Global #CongresoGoGlobal

Fecha. 29 de junio | 12:30 horas

Lugar. Centro de Eventos de Feria Valencia.

La protección de la marca para las empresas exportadoras

Manuel Mínguez, abogado responsable de Elzaburu & Olleros, participa en el programa Club de Marketing de la cadena COPE para hablar sobre la importancia de la protección de la marca para las empresas exportadoras, junto a Cristina Villo, Jefa del Área de Internacionalización de IVACE; Cristina Vicedo, directora general de Future Brand; y Bernardo Abril, director del Observatorio de marcas valencianas en el exterior.

Durante la emisión, Mínguez ha considerado "alarmante" que cerca del 25% de las empresas valencianas reconozcan que no tienen registro de marca en el exterior cuando exportan. En este punto, ha recordado que "el mero uso de una marca no concede un derecho, sino que el único derecho viene concedido por el registro" por lo que registrar la marca es "básico" para tener, por un lado, derecho en exclusiva para el uso de la marca en un determinado mercado y, por otro, impedir que terceros utilicen una marca idéntica o similar a la registrada sin autorización.

Asimismo, ha subrayado que el registro de una marca, antes de entrar en un país, da la certeza de que se puede operar en dicho mercado y evita posibles propblemas por infringir otra marca que ya esté registrada y que puede llevar al pago de una indemnización y la expulsión del país. "Es mucho más económico proceder con el registro de una marca antes de entrar en el país en el que se va a vender, que esperar a tener un problema y pagar un pleito", ha aseverado el abogado de Elzaburu & Olleros.

Programa completo aquí

La UE busca la unificación del Sistema Europeo de Marcas

"La Unión Europea busca la unificación del Sistema Europeo en materia de marcas, como evidencian las reformas introducidas tanto por la Directiva como por el Reglamento de Marca de la UE”.

Así lo ha asegurado Jesús Gómez Montero, co-director de Elzaburu & Olleros, durante la jornada organizada por Elzaburu & Olleros sobre 'El nuevo marco europeo para proteger las marca', que ha inaugurado Ignacio Aparicio, co-director de Elzaburu & Olleros, y en la que también ha participado el abogado responsable de la Firma, Manuel Mínguez, y el director de asesoría jurídica del Grupo Alimentario Citrus, Fernando Bas.

Gómez Montero ha analizado el efecto e impacto que la nueva Directiva y el nuevo Reglamento de Marca de la UE tendrán en los sistemas nacionales de marcas y en el sistema comunitario de marcas.

Por su parte, Manuel Mínguez se ha referido a las principales reformas que introduce el Reglamento, entre los que ha destacado los cambios en el sistema de tasas y la desaparición del requisito de la representación gráfica, a lo que ha añadido que la norma también refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, crea una nueva modalidad de marca de la UE definida como " marca de certificación" y acorta el plazo para oponerse a marcas internacionales.

Para Mínguez, "las reformas son de calado, especialmente la que atañe al concepto de marca y la supresión de la representación gráfica, y abren un nuevo abanico de posibilidades a los solicitantes en relación a las denominadas marcas no tradicionales”.

Finalmente, Fernando Bas ha ofrecido una visión práctica de la empresa en el uso del sistema comunitario para proteger sus productos y servicios y poder entrar al mercado con garantías. En este punto, ha insistido en la importancia de clasificar bien los productos y servicios de las marcas, ya que, con el nuevo marco normativo, pasa a ser capital para la compañía, teniendo muy en cuenta los criterios de clasificación de la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).